Vanuit marketing oogpunt is het aantrekkelijk om een semi-beschrijvende naam te gebruiken. Met zo’n merk is het voor de consument namelijk direct duidelijk wat de voordelen zijn van het product. Het nadeel is wel dat een beschrijvende naam niet als merk geclaimd kan worden en je daarom als bedrijf geen monopolie krijgt op het gebruik van de naam. Alleen wanneer is een naam nu beschrijvend? Waar ligt de grens?
Henkel maakt bezwaar tegen de registratie van het merk GOODBYE YELLOW voor haar- en huidverzorgingsproducten. Henkel had eerder een poging gedaan haar eigen merk GOOD BYE YELLOW (Schwarzkopf) te registreren, maar dat was geweigerd door de Europese merkautoriteiten.
De Benelux autoriteiten stellen dat het merk inderdaad nietig is (het merk beschrijft een kenmerk van het product). Goodbye is een gangbare uitdrukking om ergens afscheid van te nemen. In dit geval van verouderd geel haar, tanden, huid en nagels.
Het Benelux Gerechtshof houdt dit besluit in stand. Het relevante publiek zal direct begrijpen (in relatie tot de waren waarvoor het merk is aangevraagd) wat het doel/de bestemming is van dit product.
Een merk is dus beschrijvend als de doelgroep onmiddellijk en expliciet begrijpt waarvoor een product dient. Dus zonder dat een extra verklarende zin nodig is om dit uit te leggen. Kies daarom als bedrijf voor een merk waarbij de consument wat stapjes moet maken om dit te begrijpen, dan kan het merk ook geclaimd worden.