Een merkhouder heeft binnen de Europese Unie het exclusieve recht om zijn product voor de eerste keer op de markt te brengen. Zodra die initiële verkoop heeft plaatsgevonden, kan hij zich in principe niet langer verzetten tegen verdere handel binnen de EU – dit principe staat bekend als “uitputting”. Maar geldt dit principe onvoorwaardelijk, ook wanneer het gaat om producten die nadien zijn aangepast of “gepimpt”?
LEGO heeft haar bouwstenen en figuurtjes als merk geregistreerd. In deze zaak verhandelde de gedaagde bouwpakketten waarmee modeltreinen konden worden gebouwd, bestaande uit originele LEGO-stenen. Echter, sommige stenen werden aangepast: ze kregen ingebouwde kogellagers om de trein soepeler te laten rijden. Daarnaast werd de trein voorzien van logo’s van derden.
LEGO verzette zich tegen deze praktijk, en terecht. Het principe van uitputting is immers niet van toepassing wanneer de toestand van het product gewijzigd of verslechterd is. Door de toevoeging van de kogellagers is de oorspronkelijke kwaliteit van de LEGO-stenen aangetast: het plastic voldoet niet langer aan de originele normen, wat des te problematischer is bij kinderspeelgoed. Daarbovenop werd lood in de kogellagers aangetroffen, wat de veiligheidsrisico’s alleen maar vergroot. Ook de bedrukking met logo’s van derden roept vragen op: is er loodhoudende inkt gebruikt? Welke druktechniek werd toegepast? Zonder transparantie over deze wijzigingen kan LEGO haar merkrechten terecht afdwingen.
Conclusie: Wie denkt slim in te spelen op de markt door een bestaand product te “verbeteren”, doet er goed aan ook de juridische implicaties na te gaan. Merkenrechtelijk protectionisme mag dan soms op weerstand stuiten, maar in dit geval primeert productveiligheid. Het vonnis? LEGO wint, en de gedaagde mag zijn ‘gepimpte’ steentjes weer netjes in de doos opbergen.